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ジェローム・スミス

外国弁護士 / 米国弁理士 / 技術アドバイザー

ジェローム・スミス外国弁護士は、米国特許庁における特許出願、控訴、再審査および特許許可後の手続きに関する審査実務の専門家であり、Lee International IP & Lawにて米国を主として全世界を対象にサイバーセキュリティ、アドテック、フィンテック、拡張および仮想現実、人工知能（AI）、通信、半導体、ゲーム、モノのインターネット（IoT）、ロボット工学、医療機器、食品、化学/生物学、コンピュータ技術を含む先進技術等に対する特許作成および出願業務、及びスタートアップ企業から多国籍企業（NVIDIA、Marvell、Johnson＆Johnson Surgical、Unity（IronSource）、Checkpoint Software Systemsなど）に至る様々な顧客のために訴訟支援、契約、特許ポートフォリオの作成、戦略、管理などのサービス提供を行っています。

• 米国特許訴訟の法律コンサルタントとして顧客を代理して、米国連邦地方裁判所で行われた特許侵害に対して1,200万ドルの陪審員評決（2022年）を得る（2017～現在）
• 訴訟中の特許に対する草案作成及び訴訟提起、マークマンヒアリングによって、米国連邦地方裁判所は6つの争点すべてに対して特許権者を支持
• 補充審査及び再審査を通じて、核心企業の特許の登録に成功 (補充審査の結果、米国特許庁が宣言) - 既存の請求項はすべて変更されず、従属項が追加される
• 欧州特許庁（ミュンヘン）で3人の審査官の前で口頭審理をおこない、3-0で顧客の特許を許可する決定を得る
• サムスンにイグジット(exit)したイスラエルのスタートアップ企業の特許ポートフォリオ草案作成
• 1億ドル以上規模の投資ラウンドで主要資産となった特許第1号ないし第46号までのAdknowledgeの特許ポートフォリオ草案作成及び管理
• 特許管理専門会社（NPE）が提起した訴訟で、共同防御チームのための先行技術検索を主導およびノックアウト（無効化）先行技術を発見し、Adknowledgeに非常に有利な合意を成立させる
• 買収、投資、販売および撤退のための特許ポートフォリオに関する多数のデューディリジェンスを担当
• 米国の特許訴訟会社2社を対象に、イスラエル特許権者の米国特許評価者として、当該特許の米国訴訟における適否を判断（2016～2023）
• 数多くのイスラエル特許権者の米国特許収益化に対する資金確保支援

T. 82-2-2189-3605

F. 82-2-2273-4605

PRINT & PDF

Practice Area



  • インターネット

  • ソフトウェア

  • コンピュータ

  • サイバーセキュリティ

  • 人工知能 (AI)

  • 拡張現実/仮想現実

  • ロボット工学

  • 医療機器


Education



  • Northwestern University (B.S., Materials Science and Engineering, 1985)

  • The University of San Francisco School of Law (J.D., 1990)

  • Thomas Jefferson University (Completed the coursework for M.S. in Microbiology, 2011)


Experience



  • 元米国特許審査官 – 手術および医療機器

  • AmLaw 250企業および主要ブティックIP事務所, 米国個人弁護士 (1990~2005)

  • Lathrop & Gage, Kansas City (2005~2009)

  • Elman Technology Law, PC (2010)

  • Adknowledge, Inc., Kansas City, チーフIPアドバイザー (2011~2012)

  • Dr. Mark Friedman Ltd., Tel Aviv (2013~2020, パートナー 2014~2020)

  • Kligler & Associates, Tel Aviv, 先任弁護士 (2021~2023)

  • Lee International IP & Law (2023~現在)



Qualifications



  • 弁護士 – イリノイ州 (1990)、ミネソタ州 (1992)、カンザス州 (2009)

  • 米国特許庁登録弁理士 (1992)


Membership



  • 米国知的財産権法協会 (AIPLA)

  • イスラエル知的財産権弁護士協会 (AIPPI)

Recognition



  • Missouri & Kansas Super Lawyers for Intellectual Property (2005)

Publications / Presentations


    < Publications >

  • Co-author, Protecting and Profiting From Your Ideas: An Overview of Patents, Trademarks and Copyrights, Minnesota Institute of Legal Education (1992)

  • Co-author, Pursuing the Bandits With Infringement Claims: Damages for Patent and Copyright Infringement, Minnesota Institute of Legal Education (1992)

  • Author, Exploit the Down Market: Bring Up Your Patent Portfolio, Blue Tech Magazine; Summer (2001)

  • Author, A Patent Drafter’s Sweet 16 On The Road To A Champion Patent, Atlanta IP Law (May 2007)

  • Author, Patent Claims: Judicial Interpretation And Analysis, Chapter 5, pages 103-119, The Icfai University Press, First Edition (2008)

  • Author, Eyeing Foreign Filing Licenses, Export Regulations, IP Law 360 (December 8, 2008)

  • Co-author, Going Into the Lab, Take Ariad v. Eli Lilly With You, Elman Technology Law Briefing (June 23, 2010)

  • Co-author, In Bilski v. Kappos, the Supreme Court Hits the Reset Button, Then Tosses the Baton back to the CAFC, Elman Technology Law Briefing (June 30, 2010)

  • Author, Hidden Gems: US Intellectual Property (IP) Protection For Jewelry, Gold News (Turkey), pages 162-165 (July 2015)



    < Presentations >


  • 「国際特許保護戦略、はじめから」 ABA若手弁護士部門中間年次会議, ペンシルベニア、フィラデルフィア (2002. 2)

  • 国際特許保護 ジョージア生涯法律教育研究所、第13回 年次カリブ海セミナー (発表者および著者)、メキシコ、カボ・サン・ルーカス (2003. 2)

  • 「知的財産権法に対するイスラエルの視点」 カンザスシティ·メトロポリタン弁護士協会 (2005. 5)

  • 「Festoを考慮した特許出願書の作成」 イスラエル、テルアビブ Dan Hotel (2006. 4)

  • 「特許草案作成者との協業」 カンザスシティ·メトロポリタン弁護士協会 (2006. 9)

  • 「KSRを考慮した特許作成及び申請のための新しいガイドライン」 カンザスシティ·メトロポリタン弁護士協会 (2007. 9)

  • 「連邦巡回判決 Top 10 (Bilski and Egyptian Goddess)」 カンザスシティ·メトロポリタン弁護士協会 (2009. 4)

  • 「バイオテクノロジー特許」 Jenkins Law Library フィラデルフィア、ペンシルベニア (2010. 10. 6)

  • 「特許でスタートアップを始める」 イスラエル、ポーランド、マルタ、イタリア各地 (2014~現在)

  • 「米国コンピュータ関連特許審査及び実務」 ウクライナ産業財産権庁、キエフにて発表 (2019, 2020)

  • 「特許出願の修正実務及び請求範囲の作成」 (セミナー講師)、イスラエル各地で発表 (2000, 2006, 2008, 2013~2023)



Etc



  • 言語: 英語、ドイツ語

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