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最近大法院は、登録商標が表示されたかばん等を個人的使用目的によりリフォームする行為と商標権侵害の関係について重要な基準を提示しました(2024ダ311181)。特にリフォーム過程にて登録商標が表示されたという事情のみをもって直ちに商標法上の ‘商標の使用’ が認められるわけではない点を明確にし、商標権侵害の認否を取引市場を中心とした経済法的観点からその基準を定立しました。

本件は登録商標 “” 及び “” (以下 ‘本件登録商標’)の権利者である Louis Vuitton Malletier (原告)社が、所有者の要請により既存製品を変形・加工して形態や大きさ等が異なる製品(以下 ‘本件リフォーム製品’)をつくって所有者に交付したリフォーム業者(被告)を相手取り、主義的には商標権侵害、予備的には不正競争行為を主張した事案です。

原審である特許法院はリフォーム行為が新しい商品の生産として評価される場合、本件リフォーム製品に表示された商標は、該当製品を生産または販売した者を表示するものとして認識されるので、被告が本件リフォーム製品の出所が原告であるかのように本件登録商標を表示した行為、及び該当製品を所有者に引き渡す行為は商標の使用に該当すると判断しました。

しかし大法院は、商標法の目的及び商標上の ‘商標の使用’ は、商標が表示された商品が商取引に提供され、取引市場に流通される状況と密接に結びついている点を説明しながら、ある物品に対する商標表示行為等が、その物品が商取引に提供され取引市場に流通される一連の過程にて業としてなされたものでなく、個人的用途としてのみ使用する状況にてなされたものであれば商標法上の ‘商標の使用’ には該当しないと判断し、所有者の個人的使用目的のリフォーム過程における商標表示行為は、商標法上の ‘商標の使用’ に該当しないと判断しました。

結論的に、個人的使用を目的とする所有者のリフォーム行為を許容する以上、これを所有者自らがリフォーム行為をする場合のみに限定する理由がないので、第三者を通したリフォーム行為もこれと異なって扱う法的根拠を求めることは難しいとしました。

しかし、実質的にはリフォーム業者が一連のリフォーム過程を支配・主導しながら、リフォーム製品を生産・販売する等、これを自身の製品として商取引に提供し、取引市場に流通させたと評価できるだけの特別な事情がある場合には、リフォーム業者のリフォーム行為にともなってなされた商標表示行為等は商標法上の ‘商標の使用’ に該当し、商標権侵害が成立するとしました。このような特別な事情の存在の有無を評価する要素として、所有者のリフォーム要請の経緯と内容、リフォーム製品の目的、形態、個数等に関する最終的な意思決定の主体、リフォーム業者が受領した対価の性格、リフォーム製品に提供された材料の出所、その材料がリフォーム製品に占める割合、リフォーム製品の所有関係等を提示しました。

これにより、大法院は原審がこのような基準により具体的審理を十分にしないまま、商標権侵害を認めたことには商標の使用等に関する法理を誤解した違法があると判断し、破棄差戻判決を下しました。

本判決はリフォーム業者のリフォーム行為が商標権侵害に該当するか否かに関する法理を初めて宣言したものであり、商標法の目的、及び経済法的性格にもとづき所有権の行使及び表現の自由、資源の循環利用による環境的持続可能性の確保等の価値までを考慮してその境界を提示したので、リフォーム・アップサイクリング産業の拡大にともなって発生しえる関連紛争にて、商標法上の ‘商標の使用’ 判断の基準点として幅広く活用されることが予想されます。

一方、本判決を起点として商標権者の立場では、リフォーム製品の存在自体よりも、リフォーム業者がリフォームサービスという外形を越えて、事実上自身の商品としてリフォーム製品を制作・販売しているかどうかを具体的に立証する必要に迫られるものと思われます。反対にリフォーム業者や関連プラットフォームとしては、顧客がリフォーム前後の製品の所有権を継続して保有している点を前提として、リフォームの目的と範囲を明確にして、受領する対価が完成品の販売対価ではなくリフォームサービスに対する対価であることを明らかにし、リフォーム製品が自身の商品であるかのように広報・展示・販売しないように関連構造と運営方式を体系的に管理することで、商標権侵害リスクを予防することができるものと判断されます。