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1. 化合物の選択発明の新規性及び進歩性に関する韓国法院の判断基準

先行発明に構成要素の上位概念が記載されており、その上位概念に含まれる下位概念を構成要素とする化合物に係る選択発明について、韓国法院は以下の基準に基づき新規性及び進歩性を判断している。

(1) 新規性の判断基準

選択発明の新規性を否定するためには、先行発明において、選択発明を構成する下位概念が具体的に開示されていなければならず、これには先行発明を記載した先行文献に選択発明に関する明示的な記載が存在する場合だけでなく、その発明の属する技術分野における通常の知識を有する者が、先行文献の記載内容及び出願時の技術常識に基づき、先行文献から直接的に選択発明の存在を認識できる場合も含まれる (大法院2007年9月6日宣告2005フ3338判決、大法院2009年10月15日宣告2008フ736、743判決) 。

(2) 進歩性の判断基準

先行発明に特許発明の上位概念が公知されている場合であっても、構成の困難性が認められるなら特許発明の進歩性は否定されない。選択発明の場合であっても、進歩性を判断するためには構成の困難性を検討しなければならず、特許発明の構成の困難性を判断する際には、先行発明にマーカッシュ形式等で記載された化学式及びその置換基の範囲内に理論上含まれ得る化合物の数、通常の技術者が先行発明にマーカッシュ形式等で記載された化合物の中から特定の化合物又は特定の置換基を優先的に、若しくは容易に選択する事情や動機付け又は示唆の有無、及び先行発明に具体的に記載された化合物と特許発明との構造的類似性等を総合的に考慮しなければならない。

選択発明の進歩性を判断する際には、その発明が有する特有の効果も併せて考慮しなければならず、構成の困難性の有無の判断が明確でない場合であっても、特許発明が先行発明に比べて異質な効果又は量的に顕著な効果を有している場合には進歩性は否定されない。効果の顕著性は、特許発明の明細書に記載され、通常の技術者が認識又は推認することができる効果を中心に判断すべきであり、その効果に疑義がある場合には、その記載内容の範囲を超えない範囲内で出願日後に追加の実験資料を提出する等の方法により、その効果を具体的に主張・立証することが許容される (大法院2021年4月8日宣告2019フ10609判決) 。

2. 大法院2024フ10979事件 (2026年3月12日宣告)

大法院2024フ10979事件は、化合物の選択発明の新規性及び進歩性について、従来の大法院判例が示した判断基準を改めて確認した事例である。

本事件は、「多環芳香族誘導体化合物及びこれを用いた有機発光素子」に係る特許第2094830号に対し請求された登録無効審判及びその審決取消訴訟に関するものである。被告は、新規性及び進歩性の欠如及び明細書の記載不備を理由として、同特許の登録無効審判を請求した。特許審判院は、同特許の進歩性を否定して無効審決を下したが、特許法院はこれを取り消し、大法院も特許法院の判断を維持した。

具体的には、先行発明に一般式 (1) () が開示されている一方、特許発明には化学式A-3 () が記載されている。特許発明の化学式A-3は、先行発明の一般式 (1) のB環の位置に5員環が結合し、さらに、その5員環に6員環であるベンゼン環が縮合した構造 () を有しており、先行発明の一般式 (1) に含まれる。しかし、先行発明の明細書及び実施例には、具体的な化合物としてB環の位置に6員環が配置された化合物のみが記載されており、B環の位置に5員環が結合し、その5員環に6員環であるベンゼン環が縮合した構造を有する化合物は開示されていなかった。

新規性に関して、特許法院は、先行発明の明細書及び実施例には、特許発明の化学式A-3のように、一般式 (1) のB環の位置に5員環及び6員環が縮合した形態の具体的な化合物が開示されておらず、先行発明から直接的に特許発明の存在を認識することができないため、特許発明の新規性が認められると判断した。大法院も、特許法院の判断を維持した。

進歩性に関して特許法院は、次の点を根拠として特許発明の進歩性を認めた。ⅰ)先行発明の一般式 (1) から化学式A-3を導き出すためには、一般式 (1) の化合物においてB環の位置の縮合2環構造に5員環が結合し、その5員環に6員環であるベンゼン環が縮合した構造を選択した後、さらに置換基X、Y1、Y2、Y3の特定の組合せを選択しなければならず、これは先行発明に理論上含まれる多数の化合物の中から特定の化学構造を有する化合物を選択したことに該当する点、ⅱ)先行発明にマーカッシュ形式で記載された化合物の中から特許発明の化学式A-3の化合物を優先的に選択する動機付けを見出すことは困難である点、ⅲ)先行発明には、具体的な化合物として一般式 (1) のA環、B環及びC環が6員環であるベンゼン環、又はこれに追加の環が縮合した形態の化合物のみが開示されており、先行発明に具体的に記載された化合物と特許発明の化合物とが構造的に類似しているとは認められない点、並びにⅳ)特許発明が先行発明の化合物に比べて顕著に改善された外部量子効率及び長寿命特性を示す点である。大法院も、特許法院の判断を維持した。

3. 示唆点

大法院2024フ10979判例は、化合物の選択発明について従来の法理を適用し、選択発明が先行発明のマーカッシュ形式の一般式に理論上含まれ得るという事情のみをもって、その新規性又は進歩性が直ちに否定されるものではないことを確認した事例である。

本事件において、法院は、先行文献の具体的な実施例、特許発明に係る構造を優先的に選択する動機付けや示唆の有無、先行文献に具体的に開示された化合物との構造的類似性、及び特許発明の効果を総合的に考慮した上で、特許発明の新規性及び進歩性を認めた。

本判例は、韓国において化学材料分野の選択発明の特許性を検討するに際し、選択発明が先行発明の広範な一般式に含まれるか否かより、先行文献の具体的な開示内容、選択された化学構造の技術的意義、及びその効果が十分に裏付けられているか否かが重要な考慮要素となり得ることを再確認した点で意義がある。