Lee International

リ・インターナショナルは、半導体製造装置に関する特許の特許取消申請事件において特許権者を代理し、当該特許権の維持に成功した。

本事件において、取消申請人は特許権者による訂正請求後に提出した意見書において、既に証拠として提出した静電チャック関連の技術参考資料を比較対象発明1と新たに組み合わせることにより、訂正後の特許発明の進歩性が否定されるという主張を追加した。さらに、取消申請人は比較対象発明1の図面に示されたチャンネルの配置を任意に色分けして再構成した変形図面を提出し、請求発明の特定の構成が比較対象発明1に内在しており、これに基づいて特許発明を容易に導き出すことができると主張した。

これに対し、リ・インターナショナルは、新たな先行技術の組合せ自体の適否にかかわらず、特許取消申請の法定期間が経過した後に追加された新たな取消理由は審理の対象となり得ないことを指摘した。また、先行技術の図面を改変して請求発明の構成が内在しているとする主張についても、先行技術の開示内容に基づかない恣意的な解釈であり、後知恵によるものにすぎないと反論した。

特許審判院は、特許取消申請が可能な期間である登録公告日から6か月を経過した後に先行技術の組合せを変更することは、取消理由の要旨変更に当たるとして、当該主張を審理対象から除外した。また、当該構成が比較対象発明1から必然的に導き出されることが立証されていない以上、当該構成が比較対象発明1に内在しているとは認められず、さらに、比較対象発明1には当該構成の相対的な位置を変更する動機付けや示唆が存在しないことから、取消申請人が提出した変形図面及びこれに基づく主張は、本件特許発明の開示内容を知った上で事後的に構成されたものにすぎないと判断した。

今回の決定は、特許取消申請期間の経過後に先行技術の組合せを変更する主張は、取消理由の要旨変更に当たるとして制限され得ること、また、先行技術に明示されていない構成が内在していると認められるためには、その構成が必然的に導き出される必要があり、先行技術自体に根拠のない図面の変形や技術内容の再構成は、後知恵によるものとして排斥され得ることを示した点で意義がある。したがって、特許権者は、訂正請求後に新たに提示された主張について、実体的な妥当性を争うだけでなく、申請期間内に提示された取消理由と比較して要旨変更に該当するか否かを検討する必要がある。併せて、変形された図面や再構成された技術内容が、先行技術自体の開示に基づくものであるか否かについても綿密に検討することが重要である。